【專利分析實操】EP36─看侵權談判之道-實務篇

我們在上一集介紹到了掌握專利分析情報,即是掌握競爭市場脈動,效率就是勝負的關鍵。

Oh My God,收到侵權警告信,怎麼辦!?

先別慌,今天我們分享實際案例,一步一步帶你來看,收到侵權警告信後,該怎麼做專利分析,做到完善的智財風險管理。看懂專利、就懂談判,讓我們化危機為商機!

  1. 收到侵權警告信,先別慌!你可以這麼做…
  2. 從侵權分析到風險管理-IPTECH做得到!
  3. 深入判斷侵權事實-claim要件的比對
  4. NPE的套路怎麼破?懂專利更讓你懂談判

這幾集想分享有關於在專利分析服務的產業實績經驗分享,這都是新穎公司超過25年的老司機經驗,透過專利分析的情報資訊,到底企業可以怎麼用?或是使用的目的跟時機點,到底有那些呢?所以,我們這幾集的小標題就訂為「站在專利肩膀上」看專利分析情報的運用時機點,來看看可以如何運用這些情報資訊化作為產業的利用。

專利檢索與分析真的一點都不難,最重要的是「要選對專利分析工具」,否則時間就浪費在學工具甚至怎麼當excel大神上了,那可就完蛋了!尤其是在進行專利布局分析工作,完完全全靠善用製圖工具,靈活看數據報告,如果無法即時透過系統操弄資料,就很難聚焦在布局策略的運用上,那就真的可惜了。

坦白說:企業您的需求是自己最清楚,由自己做,方向自己確認,其實速度跟效益都是加速。市場需要定期監控,如果能有一個可信任的系統協助監控,就可以省下非常多的人力跟時間,才是真的省錢又省力。


收到侵權警告信,先別慌!你可以這麼做…

上集有提到Claim Chart, Claim Chart可以應用在許多不同的場景情境,像是…如果收到侵權警告信函,警告我們產品有侵害專利的疑慮,這種情境,就需要進行分析啦,這時IPTECH就有功能可以發揮作用囉!

你可能會疑惑,這不是直接找律師,請律師協助嗎?

當然,口袋很深的公司,當然可以!不過你知道的,律師費用可不便宜。我們總是要先初步確認侵權事實嘛!例如:確認擁有專利的權利人,是不是就是主張侵權的對造方?還有,這篇專利目前還有效嗎?這些都是我們可以先確認侵權事實的基本資料。

我曾經經手過客戶的一個委託案,A公司某天收到侵權警告信函,來自一家日本公司,主張A公司侵害了12件專利,要扣押侵權產品還開口要上億,A公司的研發經理非常緊張,老闆也怕產品扣押會影響交期,就跟我們聯繫。

我們當然就先幫忙進行基本的權利調查,結果一調查就發現,這家日本公司的12案專利中,有2案因為未續繳年費,早已失效,還有2案專利權人已經轉讓給別人,日本公司根本不是權利人。再仔細分析剩下的8案中,就有6案專利與A公司的產品根本八竿子打不著,說穿了就是湊數量用的,研發經理自己隨便一看,就知道完全無關,不需要進入Claim Chart拆解階段,所以又打掉6案,只剩2案要分析,而且這2案中,1件低相關,所以最終也就只有1案專利比較有關啦!

兵不厭詐,只要有人付錢,他就賺到了,大家對活用專利的策略,本來就有各自不同的主張,來挑釁的方式不同,這就是商戰,立場沒有對跟錯,只有達到目的的方法而已。先用12案讓你害怕,每1案律師打掉都是計價的費用,就算不是以案件計費,也會以時間計價啊!律師去幫你確認調查資料,您也知道齁,那個碼錶按下去,就開始算錢了。


從侵權分析到風險管理-IPTECH做得到!

這些事情用IPTECH就可以做到了,IPTECH有現在的專利權人資訊,您可以在專利詳細資料頁,就可以看到現在專利權人、申請人跟原專利權人的資訊了。您也可以點選「法律資訊」頁籤,查看專利轉讓歷程記錄。

另外,也會分國家而有所不同。專利詳細資料的現專利權人、申請人跟原專利權人都是在專利書目資料就可以查看,進入「法律狀態」這個頁籤,如果是台灣案,專利權轉讓,這個讓與註記會標示為「是」,另外下方的雜項資訊,也會顯示專利讓與記錄。如果是美國案,除了INPADOC Legal Status這裡可以查看Assignment的資料外,最下方的轉讓資訊也可以看到轉讓的歷程。這就非常方便了,有一個統一的平台可以確認各國的資料,不用各國資料庫去調閱。

還有,也可以查看筆專利現行是否有效的資訊,可以進一步掌握這筆專利繳費的狀態,台灣案可以在最上方的法律狀態,查看「年費有效年」:繳到第幾年年費。以及「年費有效日」:可以查看年費到期日。美國案可以在法律狀態這個區塊,查看有效日期及繳費的記錄。

重點是根不用一筆一筆地進行檢索查詢,你想想,如果今天查完基本資料,明天要再確認技術細節,如果每次都重新查詢,網頁看完又關掉,接下來如果又要再接續確認專利內容,每次都要重新檢索,那等這個案子做完,您對這12案專利的專利號,就可以倒背如流了吧。

所以利用IPTECH來處理,先將這12案專利建立1個新專案,專案名稱就叫「日本公司侵權分析案」,這樣以後就可以隨時進來查看清單了。

您一定會認為沒有必要儲存成為專案吧?其實這個動作是非常基本,最大的好處是:日後在確認這些專利資料時,就不用反覆查詢了。還有,分享一下我的小撇步,我會在分類樹這裡,將幾筆專利進行分類。

像剛剛提到的事實確認,我就會建立:

1. 失效專利:把這2案專利拉過來。

2. 非權利人專利:把這2案專利拉過來。

3. 無關專利:這6案拉過來。

4. 低相關專利:這1案

5. 相關專利:只剩這1案。

我們技術專家跟律師都是這樣作業的,A公司跟律師一看就知道,只要鎖定這1案相關專利或是連同這件低相關專利談判就可以了。

如何確認「無關專利」?

其實,對於相關技術領域內的人員非常簡單。他們只要看首圖就可以知道是否相關,接下來會鎖定在技術背景,了解這篇技術最主要要解決的問題是什麼,最後搭配專利名稱跟摘要或技術手段,了解解決問題的方法,大概就可以判斷技術相關性了,所以工程師或是研發人員應該都很有能力自行判斷嘛!



深入判斷侵權事實-claim要件的比對

如果要進一步解讀是否存在侵權事實,就要進行claim要件的比對了。

IPTECH系統可以直接匯出專利的獨立項,並且拆分各項要件,後續A公司就可以利用這個表格,與分析標的逐項比對,確認相同或均等。

甚至,也可以進一步閱讀專利的審查歷程,查看申請人在審查過程中,對專利範圍的修改過程,找到限縮專利範圍的審查歷程資料,這些都是我們在比對過程非常重要的查詢重點

一個侵權主張,索償金額動輒達上百萬、千萬、甚至上億,不會只作1天、2天的作業而已,尤其背後甚至是一整個團隊在作業,如果沒有形成專案來執行,就有點開玩笑了!

至於比對紀錄,建議還是繪製成為excle製作,因為萬一比對的結果,是全部「符合」,這種極機密的作業記錄,留存在系統上不太好。所以線下作業,製作完的檔案跟老闆報告完因應策略後,您再思考看看要怎麼處理這個檔案就好,不用擔心線上平台有任何紀錄點

我們匯出的Excel,有2個試算表,一個是「技術特徵比對表」,另一個是「專利舉發表」。

當我們做為技術特徵比對表後,接下來如果採用專利無效舉發策略,就可以利用「專利舉發表」,跟「前案文獻」進行比對,我們這裡同樣會逐一拆解各獨立項及要件。上面的欄位有:「原因」,您可以分析這個要件舉發成立或不成立的原因,參考的文獻,文獻的相關段落,以及技術人員的比對說明等等。

我們就是希望提供一個引導作業方式。當然有些成熟的廠商已經身經百戰了,內部制定了自己的舉發調查表。他們也會透過我們已拆解過的Claim Chart,再加入他們自己的欄位,接續處理。其實這個舉發調查表,就是在引導大家,您可以這麼做。

還是要再次提醒,專利的預警隨時都要進行,如果遇到威脅性強的專利,內部一定要先評估風險,不要等到對方來函才進行調查,這樣會很危險的。未來公司治理議題,智財風險也是重要一環,當組織制度成熟時,這些都是必要的做法。



NPE的套路怎麼破?懂專利更讓你懂談判

現在很多NPE公司,大概就是隨機發警告信,到處放火興戰,其實他們對於貴公司的技術議題,也沒那麼高的掌握度,不過可以知道的是,他們有不錯的法律團隊配合。

遇到這種NPE,也要思考他們的軍火庫真的只有這幾筆來函主張的專利嗎?所以最好也要調查這家NPE的其他專利清單,以決定貴公司的談判策略,要預作準備。

有時候進行這種侵權議題,看的是您掌握了多少談判資源,就像上集跟大家分享那位談判前輩,他不以檯面上的訴訟為主,而是談一個合理的權利金,並且促成雙方合作的機會等等,把風險換化為機會,其實是更好的做法。

所以專利檢索或是分析,也都是根據需求目的,進行的相關作業。每次檢索分析都有一個目的。但是同時在完成了這個目的後,策略運用又會產生另一個需求,所以這種專案分析委託往往都是一次性的,如果與企業內部的營運活動相關,建議還是要搭配工具導入企業內部,才能有較長期的經濟效益。而且,所以自己公司的技術人員或是智權單位調閱資料也是比較方便的。

另外,補充一下,這種指定侵權或是舉發的專利分析,也可以利用官方資源進行調閱,不是嗎?

當然是不要啊!我以前也以為可以,聽了您剛剛分享,現在我覺得不行。這種侵權分析案,沒有2個月也會有1個月,您剛剛不是示範過了,這每次網頁進進出出,不儲存成為專案,做到最後真的會將這幾筆專利號倒背如流

剛剛示範的分類作法,可以把這一批專利清單,進行分類註記,不管是有關還是無關,透過資訊系統的輔助,才能快速建立連結,也可以增加團隊的溝通效率,大家一看就懂,執行就有默契,對組織執行每個專案才會有品質。

總結:
台灣在身處全球市場競爭環境中,我們也曾經是歐美日高科技大廠的專利主張的俎上肉,在這20多年下來,我們高科技產業也累積了非常多的實戰經驗,IPTECH就是陪著國內大廠身經各式訴訟主張運用的系統平台,它是一個可以引導您進行專利分析使用的各式情境的產品,我們這一系列主題,將持續來揭開如何「站在專利肩膀上」讓您我更無懼智財的風險運用。


下集主要將探討:專利布局分析的實作場景。

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